Teoría de los Equivalentes
PATENTE. LA INTERPRETACIÓN
PERIFÉRICA, POR IDENTIDAD O POR EQUIVALENCIA, CONSTITUYE UN MÉTODO PARA DEFINIR
SI UN TERCERO HA INVADIDO EN PERJUICIO DE SU TITULAR LOS DERECHOS QUE DERIVAN
DE ESA EXCLUSIVIDAD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN.
Del contenido de los
artículos 12, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial y 29 de su
reglamento, resulta clara la voluntad del legislador de conferir a la
reivindicación un papel fundamental en la definición del objeto de la patente,
y de proteger con mayor amplitud la propiedad industrial, así como prevenir
actos que atenten contra tal exclusividad o que constituyan competencia desleal
y, en su caso, erradicar esa práctica a través de la imposición de las
sanciones correspondientes. Por estas razones y atendiendo a que, al igual que
en otros países de América y Europa, el alcance del derecho de patente se
establece según el contenido de sus reivindicaciones, es necesario tener
presente un régimen común para todas las naciones. Así, el método de
interpretación periférica permite que la graduación de un posible acto infractor
se decrete en función de la identificación con el ámbito de protección de las
reivindicaciones que determinará la existencia de una eventual infracción por
identidad o por equivalencia. Para interpretar el objeto de una patente dentro
de un procedimiento de infracción, por cuanto hace a la primera
modalidad, el juzgador debe efectuar un análisis a la luz de la opinión de un
experto en la materia, el cual debe interpretar el vocabulario del invento y
extraer su significado en función del contexto técnico de las reivindicaciones,
y no según el sentido filológico de las locuciones con las que son expresadas.
De esta manera, si el especialista llega a la conclusión de que la actividad
denunciada incluye todos los elementos de las reivindicaciones de una patente previamente
otorgada, se entenderá que su realización constituye una explotación idéntica a
la que ampara esta última y, por tanto, lo procedente es declarar la infracción prevista
en la ley. Sin embargo, es habitual que en dicho procedimiento se advierta que
la actividad realizada por el presunto transgresor incorpore modificaciones o
variaciones en la invención, añada elementos de carácter técnico, elimine
particularidades del procedimiento patentado o difiera en cuanto a las condiciones
técnicas señaladas para su correcta ejecución. En ese sentido, si el perito
concluye que, tras haber analizado el contenido de las reivindicaciones, la
actividad acusada no puede ser considerada idéntica a la patentada, entonces
podrá efectuar el análisis de la invención desde la equivalencia de los medios utilizados.
Este método tiene como punto de partida la comparación entre el objeto de
la patente con aquella que se denuncia y, durante su
ejecución, el perito debe tomar en cuenta:
1) Los elementos contenidos en las
reivindicaciones de la patente;
2) La evidencia de la sustitución,
basándose en sus propios conocimientos y en los elementos que conformen el
estado de la técnica;
3) La fecha en que se examina la posible existencia de
la infracción;
4) La utilización de modos de realización o
elementos que, a pesar de ser sustitutivos de la invención y que se puedan
interpretar como comprendidos en el ámbito de la reivindicación de la patente,
se hallen excluidos por estar comprendidos dentro del estado de la técnica; y,
5) Las innovaciones y desarrollos posteriores a la fecha de solicitud o
prioridad de la patente presuntamente invadida.
Si el medio o
los medios empleados por el presunto infractor difieren de los patentados y el
especialista, a partir de su reflexión y sus conocimientos, y sin que
desarrolle una actividad inventiva a la luz del contenido de las
reivindicaciones, llega a la conclusión de que con las modificaciones
introducidas se alcanza a resolver el mismo problema de la invención, entonces
se estará ante la presencia de la invasión de una patente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 339/2016.
Novartis AG. 18 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco
Zúñiga. Secretario: Agustín Cuauhtémoc Jandete Mosqueda.
Época: Décima Época
Registro: 2013114
Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación
Libro 36, Noviembre de
2016, Tomo IV
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.A.142 A (10a.)
Página: 2411
